上海市高级人民法院审理杭州张小泉集团有限公司与上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案民事判决书

　　法定代表人丁成红，董事长。

　　委托代理人胡祥甫，浙江星韵律师事务所律师。

　　委托代理人斯伟江，星韵律师事务所上海分所律师。

　　被上诉人（原审被告）上海张小泉刀剪总店，住所地：上海市黄浦区南京东路490号。

　　法定代表人钱正明，总经理。

　　委托代理人徐申民，上海市华诚律师事务所律师。

　　委托代理人邹宪夫，男，1953年10月18日出生，汉族，住上海市枣阳路*弄*号*室。

　　被上诉人（原审被告）上海张小泉刀剪制造有限公司，住所地：上海市金陵东路527号。

　　法定代表人钱正明，总经理。

　　委托代理人杨军、于荣，上海市华诚律师事务所律师。

　　上诉人杭州张小泉集团有限公司因商标侵权及不正当竞争纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院(1999)沪二中知初字第13号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2004年5月26日公开开庭审理了本案。各方当事人的法定代表人及委托代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原审法院经审理查明，杭州张小泉剪刀厂于1964年8月1日，经中央注册取得张小泉文字与剪刀图形组合的张小泉牌（以下简称“张小泉牌”）注册商标，核定使用商品为日用剪刀，注册号为46474。1981年5月1日，杭州张小泉剪刀厂经国家工商行政管理总局注册，取得“张小泉牌”注册商标，核定使用商品为第20类剪刀，注册号为129501。1991年2月28日，杭州张小泉剪刀厂经核准注册“张小泉”文字商标，核定使用商品为第8类（包括剪刀和日用刀具等），注册号为544568。1997年5月7日，上述两商标均转为国际分类，核定使用商品为第8类（包括刀剪等）。1997年4月9日，杭州张小泉剪刀厂的“张小泉牌”注册商标被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标。

　　被告上海张小泉刀剪总店（以下简称“刀剪总店”）成立于1956年1月6日，开业之初名称是上海张小泉刀剪商店，1982年、1988年、1993年先后变更为张小泉刀剪商店、张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪总店。被告“刀剪总店”在开业之初及1993年以后，在产品及外包装上突出使用“上海张小泉”字样，而在1982年至1993年变更企业名称之前，在产品及外包装上突出使用“张小泉”字样。1987年1月30日，被告“刀剪总店”经核准注册“泉字牌”商标。1993年10月，国内贸易部授予被告“刀剪总店”为中华老字号。被告上海张小泉刀剪制造有限公司（以下简称“刀剪公司”）成立于1998年5月21日，由被告“刀剪总店”(占股本90％)与他人共同投资开办。《法制日报》刊登了一名北京读者的来信，来信反映其对“刀剪总店”的剪刀产品与杭州张小泉剪刀厂的剪刀产品产生误认。

　　杭州市档案馆资料及浙江文史资料选辑记载：“张小泉”具有三百多年的历史，起初由张思泉带着儿子小泉开设“张大隆”剪刀店。1628年，张小泉率子近高来到杭州，在杭州大井巷继续营业，招牌仍用“张大隆”，后因冒名者多，于1663年改名为“张小泉”刀剪店。小泉去世后，儿子近高继承父业，并在“张小泉”后面加上“近记”，以便识别。1910年，张祖盈承业。1949年，张祖盈因亏损宣告停产，并将张小泉近记全部店基生财与牌号盘给许子耕。杭州解放后，张小泉近记剪刀复生。1953年，人民政府将当时所有的剪刀作坊并成五个张小泉制剪合作社。

　　上海市档案馆资料记载：1950年，上海数十家上海张小泉剪刀商店签订同牌同记联名具结书，内容主要是：“张小泉牌号沿用已久，难以更改，共同使用，加记号以为识别，永无争议”。

　　“张小泉牌”注册商标被认定为驰名商标后，杭州张小泉剪刀厂曾向上海市黄浦区工商行政管理局申请撤销被告“刀剪总店”的企业名称，但未获准许。1998年10月14日，杭州张小泉剪刀厂再次向黄浦区工商行政管理局提出上述请求，黄浦区工商行政管理局回复：“该企业于1956年就称‘张小泉刀剪店’，在驰名商标认定之前就已经登记注册，历史悠久，根据这一事实，还需各方面进一步协调”。

　　1997年，被告“刀剪总店”年销售额为24,307,445元，税后利润为842,338元。庭审中，原告明确表示：其要求两被告赔偿经济损失的时间自其取得驰名商标权后开始计算。杭州张小泉剪刀厂于2000年12月27日因企业改制，更名为杭州张小泉集团有限公司。

　　原审法院认为，原告的注册商标、驰名商标与两被告的企业名称虽然客观上存在冲突，但是，本案权利冲突的产生有其特定的历史背景和原因，故不能简单套用现有的法律制度来处理本案。“张小泉”品牌的形成已有数百年历史，其品牌知名度和声誉的产生有着长期的历史原因。原告与被告均对“张小泉”品牌声誉的形成作出过一定的贡献。因此，应当在考虑特定的历史背景的前提下，根据公平、诚实信用以及保护在先取得的合法权利的原则来处理本案。

　　原告于1964年注册“张小泉牌”商标，被告“刀剪总店”的企业名称于1956年登记，原告的注册商标与被告“刀剪总店”的企业名称的使用时间均达数十年之久。由于原告注册商标的取得晚于被告“刀剪总店”企业名称的使用，因此，根据保护在先权利的原则，被告“刀剪总店”的企业名称不构成对原告注册商标的侵犯。同样，根据诚实信用和保护在先权利的原则，原告不能以在后取得的驰名商标对抗“刀剪总店”使用在先的企业名称，故被告“刀剪总店”的企业名称不构成对原告驰名商标的侵害。

　　被告“刀剪总店”在产品及包装上突出使用“张小泉”或“上海张小泉”的行为伴随着其企业名称的使用一同发生，有一个历史演变过程。“刀剪总店”并非在原告的商标驰名后,为争夺市场才故意在产品及包装上突出使用“张小泉”，并且行政法规、规章允许企业使用简化名称和字号。特别是被告“刀剪总店”被评为中华老字号的事实，证明了“刀剪总店”使用“张小泉”字号已被广大消费者认同，且使用已长达数十年之久，在相关消费群体中形成了一定的知名度。因此,“刀剪总店”突出使用“张小泉”不具有主观恶意。考虑到原告的注册商标与“刀剪总店”的企业名称产生时的特定历史背景，从公平和诚信原则出发，不认定被告“刀剪总店”突出使用“张小泉”或“上海张小泉”的行为构成对原告的注册商标的侵犯和不正当竞争。但是，为了规范市场，营造良好的公平竞争秩序，避免造成相关消费群体对原、被告产品产生混淆，被告“刀剪总店”今后应在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称，以便使普通消费者能够正确区分“张小泉”注册商标和企业名称。

　　判断被告“刀剪公司”的企业名称是否构成对原告注册商标和驰名商标的侵害，应当考虑被告“刀剪总店”成立和发展的历史过程，应当考虑被告“刀剪公司”产生的历史背景。被告“刀剪总店”使用“张小泉”字号已有数十年时间，在相关消费群体中形成了一定的知名度，并获得中华老字号称号，并且该字号的取得早于原告注册商标和驰名商标的取得。被告“刀剪公司”的成立，是被告“刀剪总店”的延伸和发展。被告“刀剪总店”投资90％的股份与他人合资成立被告“刀剪公司”，并在企业名称中继续使用“刀剪总店”的“张小泉”字号，从事刀剪等相关产品的制造和批发，该行为应当视为在合理的范围内适度地扩展使用“张小泉”字号。因此，根据被告“刀剪总店”的历史沿革及保护在先权利的原则，应当认定被告“刀剪公司”的企业名称不构成对原告的注册商标和驰名商标的侵犯。但是，为避免相关消费者对原、被告产品发生混淆，被告“刀剪总店”、“刀剪公司”今后在企业发展过程中，应当充分尊重原告的注册商标和驰名商标，不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用其“张小泉”字号，被告“刀剪总店”对“刀剪公司”不持有股份时，“刀剪公司”不得在企业名称中再使用“张小泉”文字。

　　由于两被告的行为不构成对原告注册商标和驰名商标的侵犯，不构成对原告的不正当竞争，因此，原告要求两被告承担侵权赔偿责任的请求于法无据，不应支持。

　　原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第九十九条第二款、第一百一十八条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国商标法》第三条的规定，并经审判委员会讨论决定，判决：对原告杭州张小泉集团有限公司的诉讼请求不予支持。案件受理费人民币24,132元，由原告杭州张小泉集团有限公司负担。

　　杭州张小泉集团有限公司不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销原判并改判支持其在一审中提出的全部诉讼请求，或发回重审。上诉人在事实认定方面的上诉理由是：第一，上诉人是张小泉创始人的合法继承主体，被上诉人“刀剪总店”和张小泉创始人无关。第二，张小泉刀剪产品的品牌价值积累来自上诉人。第三，上诉人的商标权、字号权的取得均早于被上诉人的字号权的取得。上诉人在法律适用方面的上诉理由是：第一，被上诉人“刀剪总店”一直突出使用“张小泉”的事实不能成为突出使用“张小泉”、“上海张小泉”等行为具有合法性的理由。在上诉人的商标非常著名的前提下，被上诉人“刀剪总店”突出使用字号，明显具有搭便车的恶意，事实上也造成了消费者的误认，构成不正当竞争。第二，原判决关于“刀剪公司”在企业名称中使用“张小泉”字样不构成侵权的认定，有违法律的精神和诚实信用的原则。第三，原判决在判决理由中认为，“刀剪总店”应当在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称，不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用“张小泉”字号，“刀剪总店”对“刀剪公司”不持有股份时，“刀剪公司”不得在企业名称中再使用“张小泉”文字。然而，原判决没有在判决主文中对此予以确认，导致原判决前后矛盾。

　　两被上诉人共同辩称，原判决认定事实清楚，适用法律正确，其主要答辩意见是：第一，被上诉人“刀剪总店”合理使用“上海张小泉”，没有违反法律的规定。第二，上诉人和两被上诉人都不是张小泉的嫡传。历史上，上海和杭州曾有数百家以张小泉为字号的企业，张小泉已成行业的代名词。第三，在“刀剪总店”使用张小泉字号合法的前提下，作为“刀剪总店”投资的“刀剪公司”在名称中沿用投资者的字号，符合公司法及相关法规的规定。第四，上诉人在上诉状中称，两被上诉人违反了商标法和反不正当竞争法的规定，但是没有具体说明违反了法律的哪一条规定。

　　上诉人在二审程序中向本院提供了以下新的证据材料：第一组证据材料是上诉人提供本院的书面材料的第37页至第45页，包括：1956年手工业社年报、1959年中共杭州市委文件一份、1965年杭州市手工业管理局文件一份、1966年杭州市人民委员会文件一份、张小泉近记剪号于1951年注册“泉近”商标的档案材料、张小泉近记剪号的工商营业许可证、原产地标记准用证。上诉人以本组证据材料证明以下事实主张：上诉人早于被上诉人“刀剪总店”成立，上诉人继承了张小泉近记的厂名和商标，上诉人的驰名商标来源于张小泉近记，张小泉近记的字号在解放后被核准的日期是1950年10月，张小泉刀剪的原产地在杭州。第二组证据材料是公证书一份，用以证明2004年2月，被上诉人“刀剪总店”仍在刀剪产品及包装上突出使用“上海张小泉”。第三组证据材料是零点调查公司的两份调查报告，用以证明被上诉人“刀剪总店”的行为造成消费者对张小泉刀剪原产地的混淆，对上诉人和“刀剪总店”的关系的混淆，对上诉人和“刀剪总店”的产品的混淆。

　　被上诉人“刀剪总店”对上诉人提供的新的证据材料提出以下质证意见：第一，上诉人在举证期限届满后才提供这些证据材料，不符合新的证据的规定，不予质证，上诉人应当承担逾期举证的不利后果。第二，第一组证据材料有的来源于档案材料，不具有证明力，并且有些材料不是原件。第三，公证书虽然与本案有关系，但在“刀剪总店”突出使用“上海张小泉”的行为是否构成商标侵权被确认之前，公证书与一审程序中的证据属于同一类证据。第四，零点调查公司的调查报告不是真实的民意调查，与本案无关。

　　被上诉人“刀剪公司”对上诉人提供的新的证据材料提出以下质证意见：第一，上诉人在二审程序中提供的新的证据材料不属于二审程序中的新的证据。第二，这些证据材料不能证明上诉人与张小泉之间有继承关系。第三，公证书不能证明被上诉人“刀剪总店”的产品与上诉人的产品产生混淆。第四，零点调查公司的调查报告与本案事实无关，不具有证明力。

　　根据各方当事人的质证意见，本院对上诉人在二审程序中提供的新的证据材料认证如下：第一，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称“证据规定”）第八十三条第一款规定，“本规定自2002年4月1日起施行。2002年4月1日尚未审结的一审、二审和再审民事案件不适用本规定。”根据该款规定，在“证据规定”施行前受理，而在“证据规定”施行后审结的一审案件，如果当事人上诉，则二审案件应当适用“证据规定”。由于本案一审受理时间在“证据规定”施行之前，而审结时间在“证据规定”施行之后，因此，本案二审程序应当适用“证据规定”。第二，由于第一组证据材料不属于二审程序中的新的证据，并且该组证据材料与上诉人是否早于“刀剪总店”成立、上诉人和张小泉近记之间是否有继承关系等事实主张缺乏关联性，故本院对该组证据材料不予采信。第三，由于第二组证据材料是在一审程序结束后新出现的证据，故该组证据材料属于二审程序中的新的证据。第二组证据材料系公证书，两被上诉人未提供相反证据否定其证据效力，故本院对该组证据材料予以采信。该组证据材料证明，2004年2月6日被上诉人“刀剪总店”仍在刀剪产品及包装上突出使用“上海张小泉”。第四，由于第三组证据材料是在一审程序结束后新出现的证据，故该组证据材料属于二审程序中的新的证据。该组证据材料是零点调查公司的调查报告，上诉人在庭审中指出，由于原来提供的一份调查报告有打印错误，故上诉人当庭提供新的报告内容。由于该组证据材料的真实性没有相关证据佐证，故该组证据材料的真实性不能确认，本院对第三组证据材料不予采信。

　　两被上诉人在二审程序中未向本院提供新的证据材料。

　　经审理查明，原判决认定事实清楚。根据上诉人在二审程序中提供的新的证据，另查明，2004年2月6日，被上诉人“刀剪总店”仍在刀剪产品及包装上突出使用“上海张小泉”。虽然上诉人主张，上诉人是张小泉创始人的合法继承主体，被上诉人“刀剪总店”和张小泉创始人无关；张小泉刀剪产品的品牌价值积累来自上诉人；上诉人的商标权、字号权的取得均早于被上诉人的字号权的取得，但是本案事实表明，无论是上诉人还是两被上诉人，均与张小泉创始人没有嫡传关系；张小泉刀剪产品的品牌价值积累不仅仅来自于上诉人；上诉人的“张小泉牌”、“张小泉”注册商标的取得晚于“刀剪总店”字号的取得，并且上诉人无证据证明其字号的取得早于“刀剪总店”字号的取得。因此，上诉人的以上事实主张不能成立，本院不予支持。

　　本院认为，“张小泉”品牌的剪刀已有三百多年的历史。长期以来，包括杭州、上海两地的许多刀剪企业在内的众多企业，都对“张小泉”品牌良好声誉的形成、发展作出过贡献。本案中，无论上诉人还是两被上诉人，均与“张小泉”的创始人没有嫡传关系。上诉人于1964年注册“张小泉牌”商标，于1991年注册“张小泉”商标。1997年，“张小泉牌”注册商标被认定为驰名商标。被上诉人“刀剪总店”于1956年成立并取得“张小泉”字号。1993年，国内贸易部认证“刀剪总店”为中华老字号。1998年，“刀剪总店”投资90％的股份与他人合资成立“刀剪公司”。案件事实表明，本案形式上是“张小泉牌”、“张小泉”商标与“张小泉”字号的权利冲突案件，实质上是在计划经济体制下取得的民族传统品牌及老字号在市场经济条件下应当如何规范使用和公平竞争的案件。由于本案涉及众多历史因素，因此，应当在充分考虑和尊重相关历史因素的前提下，根据公平、诚实信用、保护在先权利的法律原则，公平合理地解决本案争议，以促进“张小泉”这一民族传统品牌和老字号的健康发展。

　　由于“刀剪总店”的“张小泉”字号的取得远远早于上诉人“张小泉牌”注册商标及驰名商标的取得，也远远早于上诉人“张小泉”注册商标的取得。因此，根据保护在先权利的原则，上诉人不能以在后取得的注册商标及驰名商标禁止在先取得的字号的继续使用，故被上诉人“刀剪总店”在企业名称中使用“张小泉”文字不构成对上诉人“张小泉”及“张小泉牌”注册商标及驰名商标的侵犯。

　　被上诉人“刀剪总店”成立后，长期在产品和包装上突出使用“张小泉”或“上海张小泉”，而且这一行为在上诉人注册“张小泉牌”和“张小泉”商标前就已存在，“刀剪总店”并非在上诉人的商标驰名后，为争夺市场才故意在产品和包装上突出使用“张小泉”或“上海张小泉”。可见，“刀剪总店”突出使用“张小泉”或“上海张小泉”系善意突出使用自己的字号以及简化使用自己的企业名称，不具有搭上诉人注册商标及驰名商标便车的主观恶意。因此，在充分尊重历史因素的前提下，根据公平、诚实信用的原则，不能认定“刀剪总店”在产品标识中使用并突出“张小泉”文字的行为构成对上诉人的商标侵权和不正当竞争。然而，随着我国法律制度的不断完善和市场经济的逐步发展，企业名称的简化使用应当进一步规范。因此，为避免相关公众对上诉人与“刀剪总店”的产品产生误认，保证上诉人的注册商标与被上诉人“刀剪总店”的企业名称都能在市场上正当合法地使用，今后“刀剪总店”应在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称。

　　由于“刀剪总店”的字号的取得远远早于上诉人“张小泉牌”和“张小泉”商标的取得，并且“刀剪总店”的字号具有较高的知名度，“刀剪公司”由“刀剪总店”投资90％的股份与他人合资成立，因此，“刀剪公司”使用“张小泉”字号实际上是“刀剪总店”对其老字号在合理范围内的扩展使用。本案中，“张小泉”文字无论作为字号还是商标，其知名度和声誉的产生都有长期的历史原因，“刀剪公司”没有在产品和服务等经营行为中，采用不正当手段搭上诉人注册商标及驰名商标的便车，因此，在充分尊重本案涉及的历史因素的前提下，根据公平、诚实信用的原则，不能认定“刀剪公司”在企业名称中使用“张小泉”文字构成对上诉人“张小泉”及“张小泉牌”注册商标及驰名商标的侵犯。但是，为规范市场秩序，被上诉人“刀剪总店”、“刀剪公司”今后在企业发展过程中，应当充分尊重上诉人的注册商标和驰名商标，不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用其“张小泉”字号，“刀剪总店”对“刀剪公司”不持有股份时，“刀剪公司”不得在企业名称中再使用“张小泉”文字。

　　由于两被上诉人的行为不构成对上诉人注册商标和驰名商标的侵权，不构成对上诉人的不正当竞争，因此，本院对上诉人要求两被上诉人赔偿损失的诉讼请求不予支持。

　　上诉人诉称，被上诉人“刀剪总店”一直突出使用“张小泉”的事实不能成为突出使用“张小泉”、“上海张小泉”等行为具有合法性的理由；在上诉人的商标非常著名的前提下，被上诉人“刀剪总店”突出使用字号，明显具有搭便车的恶意，事实上也造成了消费者的误认，构成不正当竞争。对此，本院已在上文中充分论证了“刀剪总店”突出使用“张小泉”、“上海张小泉”的行为是在长期的历史过程中形成的，“刀剪总店”并非在上诉人的商标驰名后，为争夺市场才故意在产品和包装上突出使用“张小泉”或“上海张小泉”，因此，“刀剪总店”突出使用“张小泉”不具有搭上诉人注册商标及驰名商标便车的主观恶意。原判决在充分尊重历史因素的前提下，根据公平、诚实信用的原则，认定“刀剪总店”突出使用“张小泉”不构成商标侵权和不正当竞争，同时要求“刀剪总店”今后应在商品和服务上规范使用其经核准登记的企业名称。原判决既尊重历史因素，又符合现行法律的规定。上诉人的这一上诉理由不能成立，本院对此上诉理由不予支持。

　　上诉人诉称，原判决关于“刀剪公司”在企业名称中使用“张小泉”字样不构成侵权的认定，有违法律的精神和诚实信用的原则。对此，本院认为，原判决在充分尊重历史因素的前提下，根据公平、诚实信用原则，既不认定“刀剪公司”在企业名称中使用“张小泉”字样构成侵权，又对“刀剪总店”和“刀剪公司”今后使用“张小泉”文字的行为作出合理限制，原审法院的这一做法并未违背法律的精神和诚实信用的原则。上诉人的这一上诉理由不能成立，本院对此上诉理由不予支持。

　　上诉人诉称，原判决在判决理由中认为，“刀剪总店”应当在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称，不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用“张小泉”字号，“刀剪总店”对“刀剪公司”不持有股份时，“刀剪公司”不得在企业名称中再使用“张小泉”文字。然而，原判决没有在判决主文中对此予以确认，导致原判决前后矛盾。对此，本院认为，判决主文是法院对当事人诉讼请求的明确答复，由于原审法院认定原告的诉讼请求不能成立，因此判决主文应当明确驳回原告的诉讼请求，而不能阐述其他意见。然而，在判决主文中驳回原告的诉讼请求并不妨碍法院根据我国市场竞争不断规范化的要求，在判决书中阐述对“刀剪总店”、“刀剪公司”今后使用企业名称和字号的行为进行适当限制的意见。因此，原判决前后并不矛盾。上诉人的这一上诉理由不能成立，本院对此上诉理由不予支持。

　　综上所述，原判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。上诉人的上诉请求和理由没有事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费人民币24,132元，由上诉人杭州张小泉集团有限公司负担。

　　本判决为终审判决。

　　　　　　　　　　　　　　　　审　判　长：朱　丹

　　　　　　　　　　　　　　　　代理审判员：王　静

　　　　　　　　　　　　　　　　代理审判员：鞠晓红

　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年七月十九日

　　　　　　　　　　　　　　　　书　记　员：乐　静